Il caso Ferrari 250 GTO: tra il riconoscimento della tutela autoriale e la decadenza per non uso del marchio di forma europeo

AFPC – Persichina

Il caso Ferrari 250 GTO: tra il riconoscimento della tutela autoriale e la decadenza per non uso del marchio di forma europeo

L’iconica e quanto più preziosa automobile del Cavallino Rampante, la Ferrari 250 GTO, ideata dal celebre “Maestro Scaglietti” e prodotta tra il 1962 e il 1964 in soli 39 esemplari, è stata recentemente protagonista di un acceso contenzioso sorto tra la casa madre Ferrari S.p.A. e la società modenese Ares Design Modena S.r.l., sviluppatosi prima dinanzi alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bologna e poi, parallelamente, dinanzi all’EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

La vicenda processuale prendeva piede alla fine del 2018, a seguito di un’intervista rilasciata da Ares Design alla rivista specializzata RobbReport.com, con cui annunciava l’imminente produzione di una nuova autovettura che avrebbe voluto costituire una rielaborazione in chiave moderna della storica Ferrari 250 GTO. Dal relativo rendering emergeva che le forme distintive del celebre design del modello 250 GTO del Cavallino, apparivano integralmente riprodotte nel progetto del veicolo predisposto da Ares Design.
La Ferrari presentava ricorso cautelare dinanzi al Tribunale di Bologna[1] lamentando la contraffazione del proprio marchio di forma dell’Unione Europea registrato il 29 settembre 2008 (n. 006543301) avente ad oggetto il modello dell’automobile Ferrari 250 GTO, nonché la violazione del diritto d’autore sul design industriale della Ferrari 250 GTO, in quanto la carrozzeria Scaglietti doveva altresì ritenersi un’opera d’arte universalmente riconosciuta per l’eleganza e l’armonia delle forme, e come tale meritevole della tutela accordata dalla normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941).
Con ordinanza del 13 febbraio 2019[2], il Giudice rigettava il ricorso ritenendo non sussistente la lamentata interferenza con l’ambito di tutela rivendicato dalla Ferrari, poiché il progetto di rendering realizzato dalla Ares Design presentava differenze estetiche significative su elementi non di dettaglio, tali da costituire una mera reinterpretazione del modello Ferrari 250 GTO e consentire al consumatore di riconoscere agevolmente che si trattasse di due vetture differenti, realizzate in epoche diverse e da produttori diversi.
È a seguito dell’accoglimento del reclamo presentato dalla Ferrari avverso il provvedimento summenzionato, che il Collegio, con ordinanza del 20 giugno 2019, ha ribaltato le carte in tavola riconoscendo il valore artistico dell’opera di industrial design della Ferrari 250 GTO, stabilendo, testualmente, che “l’originalità del design in commento e, segnatamente, la spiccata personalizzazione delle linee, delle forme e degli elementi estetici dell’autovettura de qua, hanno fatto della Ferrari 250 GTO un unicum nel suo genere, una vera e propria icona automobilistica” [3], e in quanto tale, è stata riconosciuta come dotata dei requisiti necessari ai fini dell’applicabilità della tutela autorale.
Infatti, analizzando la disciplina posta a tutela del diritto d’autore, l’art. 2 n. 10 della legge n. 633/1941 dispone che sono ricomprese nell’ambito della tutela le opere del disegno industriale che presentino di per sé due requisiti: un carattere creativo, vale a dire la “personale ed individuale espressione di un’opera […] in cui sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore”[4], e un valore artistico, inteso come un particolare gradiente estetico connotato da indubbia originalità, in ragione del quale al prodotto è conferito un quid pluris rispetto alla sua mera funzionalità tecnica.
In merito a questo secondo requisito, è consolidato l’orientamento della Suprema Corte, riportato nell’ordinanza in esame[5], secondo cui la sussistenza del valore artistico in un’opera di design industriale è valutata ed accertata caso per caso dal giudice di merito, alla luce di una serie di parametri oggettivi, che lascino intendere una sorta di “riconoscimento collettivo”[6], quali possono essere, ad esempio: l’esposizione in mostre e musei, l’attribuzione di premi, la valutazione di qualità estetiche ed artistiche da parte di ambienti culturali o istituzionali, la pubblicazione su riviste specializzate, l’acquisto di un valore di mercato tale da superare di gran lunga quello relativo alla funzionalità tecnica del prodotto, la creazione da parte di un noto artista, eccetera.
Il Collegio ha dunque attestato che il valore artistico della Ferrari 250 GTO è oggettivo e generalizzato, poiché l’iconica automobile è stata oggetto di riconoscimento in pubblicazioni di settore, ha ricevuto molteplici premi ed attestazioni ufficiali, è stata riprodotta in sculture esposte in musei e in occasione di eventi pubblici di fama mondiale. Senza considerare, da ultimo, che si tratta dell’auto in assoluto più costosa al mondo, essendo stata venduta nel 2018 al prezzo record di oltre 40 milioni di euro.
La valutazione circa la sussistenza della lesione del diritto d’autore, a differenza del giudizio relativo alla violazione di una privativa di diritto industriale (quale è ad esempio il marchio registrato) verte sull’accertamento della riproduzione abusiva dell’opera dell’ingegno, a prescindere dalla confusorietà. In particolare, la riproduzione di un’opera di design industriale avente carattere creativo e valore artistico, configura una violazione del diritto d’autore laddove il prodotto contraffatto “riprenda le caratteristiche esteriori individualizzanti l’opera tutelata”[7].
Nel caso di specie, il rendering della Ares Design raffigurava una vera e propria replica del modello di Ferrari 250 GTO, riproducendo quegli elementi che determinano il pregio creativo e artistico dell’opera d’arte, con la sola aggiunta di piccole variazioni che nell’ordinanza del Collegio vengono definite “modifiche di copertura”, poiché relative ad elementi non individualizzanti l’opera originale, ma imposte principalmente da esigenze tecniche di sicurezza e incolumità.

La pronuncia in questione è indubbiamente dotata di un forte impatto innovativo, costituendo il primo (e unico) riconoscimento del valore di opera dell’ingegno ad un’automobile.

Tuttavia, la vittoria ottenuta con il riconoscimento della tutela autorale appare essere stata controbilanciata da una sconfitta sul piano della privativa industriale. Infatti, la Ferrari è stata dichiarata decaduta per la quasi totalità dei prodotti rivendicati dal marchio di forma dell’Unione Europea avente ad oggetto il design della mitica 250 GTO, con pronuncia dello scorso 29 maggio 2020 della Divisione di annullamento dell’EUIPO^[8].
Nel corso del procedimento cautelare instaurato dinanzi al Tribunale di Bologna, la Ares Design, depositava presso l’EUIPO, il 12 dicembre 2018, domanda di decadenza per non uso del marchio europeo tridimensionale n. 006543301, ai sensi dell’articolo 58 par. 1 lett. a) del RMUE (Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione Europea), in base al quale il titolare di un marchio è dichiarato decaduto dai suoi diritti “se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione”.
L’uso di un marchio è effettivo quando il segno non è utilizzato in modo meramente simbolico, sporadico e discontinuo, vale a dire con il solo fine di preservare il diritto di privativa su quel segno.
Le prove dell’uso effettivo che incombono sul titolare del marchio devono obbligatoriamente essere tali da indicare, in via cumulativa, tutti i seguenti elementi: il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso del marchio, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa la domanda di decadenza.
Nel caso in esame, l’EUIPO ha valutato le prove offerte da Ferrari sul genuine use del marchio corrispondente all’estetica dell’iconica 250 GTO, giungendo alla conclusione della mancata dimostrazione di un uso effettivo del segno per i prodotti rivendicati in classe 12 (autoveicoli ed accessori per auto) e in classe 25 (capi d’abbigliamento e accessori), ritenendo invece provato l’uso effettivo esclusivamente per alcuni prodotti rivendicati in classe 28, rispettivamente “veicoli giocattolo” e “modellini in scala di veicoli”, che attualmente risultano gli unici prodotti in relazione ai quali il marchio de quo conserva efficacia.
In particolare, la Divisione di annullamento ha dichiarato la decadenza del marchio di forma per la classe 12 sul presupposto che le prove depositate da Ferrari si limitassero a indicare che la Ferrari 250 GTO fosse stata prodotta dal 1962 al 1964. Inoltre, la documentazione relativa alle successive vendite dei pochi esemplari vintage dell’automobile, non ha dimostrato l’uso del marchio da parte di Ferrari, in quanto le stesse compravendite sono avvenute attraverso aste pubbliche internazionali, o tramite rivenditori specializzati o transazioni private, a cui Ferrari è rimasta estranea. La Divisione ha escluso infine la prova dell’uso effettivo del marchio in relazione ai servizi di manutenzione, riparazione, restauro, vendita di accessori o di componenti del veicolo, poiché resi ai collezionisti da parte della Ferrari esclusivamente con l’utilizzo dei marchi “Ferrari” o “Ferrari Classiche”.

In conclusione, considerato che il marchio è l’unico segno distintivo rinnovabile senza limiti, la pronuncia in commento ha reso impercorribile la via della tutela potenzialmente infinita della Ferrari 250 GTO.
Non sorprende affatto che Ferrari non si sia arresa ed abbia impugnato la decisione con ricorso depositato dinanzi alla Seconda Commissione di Ricorso dell’EUIPO, lo scorso 22 luglio 2020. Stay tuned.

 

Dott.ssa Enrica Persichina

[1] Per completezza espositiva si dà atto che la ricorrente Ferrari S.p.A. denunciava anche la violazione dell’art. 2598 c.c. da parte di Ares Design per atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, agganciamento parassitario, nonché l’illegittima comunicazione commerciale ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 145/2007, commessi in ragione dei continui riferimenti all’azienda, ma anche ai marchi e ai modelli di Ferrari.

[2] Trib. Bologna, sez. spec. in materia di imprese, 13.2.2019.

[3] Trib. Bologna, sez. spec. in materia di imprese, 20.6.2019.

[4] V. L. Trevisan e G. Cuonzo, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer Italia, 2017, p. 515; V. Cass. n. 25173 del 28.11.2011.

[5] Cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 23292/2015.

[6] Cfr. A. Vanzetti e V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè Editore, 2018, p. 527.

[7] Cit. Trib. Bologna, sez. spec. in materia di imprese, 20.6.2019; cfr. Trib. Milano, sez. spec. in materia di imprese, 14.6.2017.

[8] EUIPO, Cancellation Division, Dec. n. C 30 743 del 29.5.2020.